识别功能是确定商标侵权行为的基础

 「案情回放」

    2001年6月7日普拉达有限公司（以下简称普拉达公司）在中国取得‘PRADA’注册商标专用权，核定使用商品为‘手提包等’。商标局的注册证明显示普拉达公司在第18类商品上使用的‘PRADA MILANO’商标已注册，核定使用商品为‘手提包等’。2012年8月29日《华商报》刊登了陕西东方源投资发展有限公司（以下简称东方源公司）推销店铺广告，广告中的‘PRADA’女款手提包使用了‘PRADA MILANO’商标，广告语为‘全球品牌进驻，引领国际生活潮流’、‘国际潮牌街、餐饮大食代’。普拉达公司认为，东方源公司使用其注册商标和字号进行宣传及华商报社刊登广告的行为，侵犯了其注册商标专用权。同时，基于‘PRADA’在品行业极高的知名度，东方源公司攀附和利用了普拉达公司商标及字号的声誉，属于不正当竞争行为。华商报社作为广告发布者，应承担连带责任。故诉至法院，请求判令东方源公司、华商报社停止商标侵权和其它不正当竞争行为；刊登声明，消除影响；赔偿损失。一审法院审理后判决：东方源公司立即停止擅自使用普拉达公司注册商标及不正当竞争行为；赔偿普拉达公司损失3万元；驳回普拉达公司其他诉讼请求。

    「不同观点」

    东方源公司、华商报社是否侵犯了普拉达公司商标专用权、是否构成不正当竞争行为，有以下几种观点：

    一种观点认为，东方源公司为推销店铺使用‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注册商标进行宣传，会使相关公众认为商品的提供者为普拉达公司，故东方源公司之行为侵害了普拉达公司注册商标专用权。东方源公司非法攀附和利用了普拉达公司的声誉，构成不正当竞争行为。华商报社作为广告发布者，同样构成侵害商标权及不正当竞争行为。

    另一种观点认为，东方源公司广告中只是使用了含有‘PRADA’字样的女式包的图案推销商铺，属于合理使用行为，且该商业房产项目未能开业经营，不存在使用商标的商品，未给普拉达公司造成损失，该行为不构成侵害注册商标专用权和不正当竞争行为。华商报社作为广告发布者，不可能直接侵犯普拉达公司的注册商标专用权，也不构成不正当竞争行为。

    主审法官认为，东方源公司在商业广告中使用‘PRADA MILANO’ 及‘PRADA’注册商标，并非商标意义上的使用，不会使消费者对商品的来源产生误认，且该商业房产项目尚未经营，不存在使用商标的商品。故东方源公司使用上述注册商标推介商铺，不构成侵害商标权的行为。由此，华商报社发布广告的行为也不构成侵害商标权的行为。东方源公司未经商标权利人的许可，使用‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注册商标，本质上属于利用他人享有极高知名度的注册商标和企业字号，为自己获取市场竞争优势以及交易机会，构成不正当竞争行为。华商报社作为广告发布者，已经尽到了合理的注意义务，主观上没有侵权的故意或者过失，故华商报社刊登广告之行为不属于不正当竞争行为。

    「法官回应」

    不当利用商标声誉进行广告宣传构成不正当竞争

    1.商标的保护范围

    商标是指提供商品或服务的经营者，为将自己提供的商品或服务与他人提供的商品或服务相区别而使用的标志。用于商品的商标为商品商标，用于服务企业的服务场所、服务用品、服务规格等为服务商标。商标的保护范围是指一项商标取得注册商标以后，依法对该项商标进行保护的标准和依据。我国商标法第五十一条规定：注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。由此说明，商标注册人只能对其核定使用的商品或服务享有专用权，而不能对与其使用的商品或服务‘类似’的商品或服务享有专用权，即法律保护注册商标专用权是以‘核定使用的商品或服务’为范围的，而注册商标专用权的保护范围应当扩大到与核准注册的商标相近似的范围。这是因为商标的主要功能在于使相关公众通过商标识别不同商品或服务的来源，避免相关公众对不同来源的商品或服务产生混淆、误认。如果对于已经注册的商标核定了使用的商品或服务范围后，他人继续在相同商品或服务上使用相同或类似的商标，那么商标的功能无法实现。具体到本案中，‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注册商标专用权的范围为手提包等核定使用的商品，注册商标专用权的保护范围为与‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注册商标相同或相类似及与核定使用的商品相同或相类似的商品。普拉达公司指控东方源公司、华商报社刊登广告使用‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注册商标的行为是否构成侵害商标权及不正当竞争关键在于界定被控侵权人之行为是否破坏了商标的基本功能。

    2.商标的基本功能在于识别商品的来源

    商标的基本功能在于识别不同商品的来源。消费者借助商标选购自己喜爱的商品或服务，经营者借助商标推销自己的商品。我国商标法实施条例第三条规定，商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。新修订的商标法第四十八条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。即新商标法在商标的使用属性中增加了‘用于识别商品来源的行为’。由此说明商标的基本功能在于使相关公众通过商标识别不同商品或服务的来源，这种识别功能是为消费者识别被标识的商品来源提供保障，使其能够与他人提供的商品区别开来。因而，商标受保护的基础终体现在具有识别功能。众所周知，任何权利的行使都不是的，商标权的行使也不例外。商标权的边界是由其功能设定和界定的，商标的功能是确定侵权行为标准的基础。构成侵害商标权的基本行为是在商业标识意义上使用相同或者近似商标的行为，即被控侵权标识的使用必须是在商标意义上的使用，或者说必须是将该标识作为区分商品来源的商标使用。倘若所使用的与他人注册商标相同或者近似的文字、图形等标识不具有区分商品来源的作用，这种使用不是商标意义上的使用，因而不会构成对他人注册商标权的侵害。侵害商标权行为有不同的表现形式，其本质特征是对商标识别功能的破坏，造成相关公众对商品来源产生误认。在认定是否构成侵害商标权行为时，必须考虑商标主要是发挥与他人商品或者服务区别开来的标识功能。不损害商标识别功能的使用行为，通常不构成侵害商标权行为。具体到本案中，东方源公司虽在商业广告中使用的女款手提包中有‘PRADA MILANO’及其文字表述中有‘PRADA’注册商标，但广告的目的是为了吸引商户进驻东方国际中心，东方源公司并未在其经营的房产项目和推销的店铺商品上使用上述注册商标，其与普拉达公司在本案中主张的商品并非同一种商品。东方源公司只是向消费者描述了自己投资开办了东方国际中心房产项目和推销店铺，将引进‘PRADA’等全球品牌进驻，并未表明自己是普拉达商品的提供者，不会起到使人认为东方源公司投资的东方国际中心房产项目和推销店铺来源于普拉达公司的作用。故东方源公司在《华商报》商业广告中使用争讼之注册商标，不构成侵害商标权的行为。

    3.认定不正当竞争行为的构成要素

    我国反不正当竞争法规定：本法所称的不正当竞争是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。认定不正当竞争行为应具备的条件是：不正当竞争行为是一种市场竞争行为；违反了市场竞争原则；对市场竞争产生了损害。通常按照商标法不能认定构成侵害商标权的情形下，原则上该行为不按照反不正当竞争法的规定予以规制。但若被控侵权人未经商标权人的许可，利用他人享有极高知名度的注册商标和字号，以竞争为目的，为自己获取市场竞争优势以及更多的市场交易机会，违反了诚实信用和公平竞争的原则，则可以适用反不正当竞争法进行规制。在现代商业推销活动中，商标不仅是一种区别标志，而且还具有声誉。对商标声誉搭便车行为侵犯的是以不支付对价的方式获取、利用商标权人为建立商标声誉付出的投入，使用商标的目的不是识别商标所代表的商品或商品提供者，而在于提高自身的形象，吸引消费者的注意，推销自己的商品以谋取不正当利益。对商标声誉的攀附行为往往出现在攀附者的广告宣传活动中。本案中，东方源公司为获取有利的市场竞争地位，在广告中借用‘PRADA’的知名度，提升其店铺的品味和形象，不正当地获取对其有利的地位和利益。同时，东方源公司在广告中宣称‘国际潮牌街、餐饮大食代’，由此无法避免给消费者造成普拉达公司商铺与非高端餐饮品牌混同在一起经营的印象，会损害普拉达公司的品牌形象和商标声誉。东方源公司的行为违反了诚实信用原则，攀附和利用了普拉达公司商标及字号的声誉，构成不正当竞争行为。